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引言
随着众多涉及人工智能发明的专利申请不断涌现,美国专利商标局(USPTO)正致力于找到一种可预测的分析方法,用以判断一项人工智能发明是否具备专利适格性抑或仅属于抽象概念。为此,USPTO运用了多项工具来制定政策与指南、确立解释规则并努力使审查流程变得更规范化。这些机构工具充分体现了联邦机构在行政法框架下所拥有的权力。本文阐释了USPTO在行政法范畴内所采取的各项举措,同时评述了这些举措对人工智能发明人及专利申请人所产生的实际影响。
背景介绍
根据一项源远流长、由司法判例创制的原则(基于《美国法典》第35编第101条),抽象概念(例如数学概念以及可在人脑中执行的任务)不符合获得专利保护的条件。人工智能与机器学习已成为创新的重要源泉。然而,人工智能与机器学习发明常被视为抽象概念,从而被认定不具备专利适格性。USPTO每日都在对人工智能专利申请进行适格性审查。虽然USPTO无权最终决定关于适格性的法律应该是怎么样的,但有责任在日复一日的专利申请审查中,始终如一地适用现行适格性法律。
行政法基础:机构可为与不可为之事
与所有联邦、州及地方机构一样,USPTO必须遵守包括《行政程序法》在内的行政法规。对行政法的遵守可通过司法审查予以强制执行。
联邦机构拥有多种工具来变更规则、条例、程序及政策。例如,此类机构可以:
发布基本无约束力的指南文件,阐明机构立场;
依据新制定或修订的规则裁决案件,使该等裁决对未来机构的决定产生约束力(即裁决性规则制定);以及

修订指导机构员工行动的机构手册。
一般而言,在主题适格性方面,USPTO的行为仅对其未来的行动具有约束力。这是因为专利有效性及主题适格性会由司法机构最终裁定,且司法机构并不遵从USPTO的认定结论。
在过去的两年中,USPTO已经:发布了指南文件;进行了裁决性的规则制定;以及对其机构手册进行了修订。这些举措旨在为人工智能主题适格性评估提供(行政上的)一致性与可预测性。
USPTO发布了两份关于人工智能适格性的指南文件,提供了示例与法律解释。
首先,USPTO于2024年7月发布的《主题适格性指南示例47-49》引入了针对人工智能的具体示例,向申请人展示了如何将一项人工智能发明呈现为符合专利适格要求的“实际应用”。这个2024年7月的指南强调了认定实际应用的3个条件:
在权利要求中将人工智能概念限制在特定的使用领域内;
在说明书中从技术层面上解释该发明会如何改进技术;以及
包含体现(即通过技术手段实现)该改进的非抽象权利要求限制,例如神经网络处理、实时操作、数据传输或其他无法在人脑中执行的步骤。具体可参见2024年7月指南中的示例47(权利要求3)。在实际操作中,该指南对寻求获得涵盖人工智能发明专利授权的申请人是有利的。尽管指导性示例在专利审查过程中是极为有用的,但2024年7月的指南显然未能完全达到USPTO的预期效果。
随后,在2025年8月,USPTO向专利审查员发出了一份备忘录,以澄清2024年7月的指南及其在人工智能主题适格性问题上的适用。除了在这篇文章中详细讨论的其他澄清内容和指引外,2025年8月的备忘录重申了,如果一项人工智能发明以实际应用的形式呈现,则可能具备主题适格性。该备忘录进一步指示,在考虑实际应用时:
说明书中对技术改进的解释可以是隐含的(而非明示的),只要该技术改进对于阅读专利申请的本领域普通技术人员来说是显而易见的;以及
一般而言,记载人工智能训练的权利要求限制是非抽象的,除非权利要求明确记载了特定的数学算法,例如反向传播或梯度下降。

此外,2025年8月的备忘录提醒专利审查员,在分析过程中避免过度简化权利要求的含义。为避免出现过度简化,备忘录指出审查员应考虑两个方面:
权利要求是仅仅记载了解决方案或结果的构思,还是涵盖了针对某个问题的特定解决方案或实现预期结果的特定方式;以及
权利要求是否仅仅将计算机或其他机器作为执行现有流程的工具来调用,或者权利要求是否旨在改进现有技术。
2025年8月备忘录,第4页
指南文件在很大程度上得到了机构员工的遵循,但并非所有专利审查员都选择遵循USPTO关于人工智能主题适格性的指南。最近,一位审查员针对引用2025年8月备忘录的论点作出了如下回应:
鉴于USPTO是行政部门的一部分,因此不能制定法律,所以不清楚如何适用所引用的备忘录。
显然,该审查员错误地陈述了行政部门的权力,实际上行政部门是可以在美国国会授权的情况下制定法律甚至立法的。但是,审查员的观点是有效的,所引用的指南文件并非具有约束力的法律。虽然审查员可以选择无视USPTO的指南,但根据行政法,USPTO未来的决定必须将遵循最近一项具有先例效力的USPTO裁决结果,即单方复议德雅尔丹案(ex parte Desjardins)。
USPTO通过在单方复议德雅尔丹案中制定的裁决性规则,创造了具有约束力的先例。
事实上,行政机关可以通过作出裁决来进行规则的制定,这就类似于法官通过普通法方法创制法律。例如,在切纳里II案(Chenery II)中,最高法院维持了证券交易委员会(SEC)作出的一项决定,而该裁决只是基于SEC 临时制定的一项新的法律规则。法院给出的理由是,通过裁决进行规则的制定为SEC提供了《行政程序法》(APA)第553条(即“通知与评论式规则制定”条款)所无法提供的灵活性。然而,一旦行政机关完成了这种裁决性的规则制定,那么该机关就必须要以相似的方法来裁决类似案件,否则之后的判决就可能会根据APA第706条2款A目而被视为“武断”或“恣意”的。换句话说,新的行政机关规则会对未来该机关作出的决定具有约束力。
在单方复议德雅尔丹案中,USPTO上诉审查小组(ARP)认定,涉及训练机器学习模型的权利要求根据《专利审查程序手册》(MPEP)规定的分析流程中第2A步第二部分(Step 2A Prong Two)可属于适格主题。ARP解释了其自身手册和联邦巡回法院的判例法,适用的规则是“指向计算机功能改进或其他技术或技术领域改进的权利要求具有专利适格性。” 为支持德雅尔丹案中“将抽象概念纳入实际应用范畴”的裁定结果,ARP适用了其早期指南文件中所阐述的规则,具体推理如下:
德雅尔丹的说明书描述了对机器学习模型本身训练的改进;且

德雅尔丹的权利要求反映了说明书中所述的改进。
此外,ARP批评了USPTO,后者先前对德雅尔丹案的审查是在高度概括的层面上分析了权利要求,将机器学习等同于“不可获得专利的算法”,而将其余附加要素视为“通用计算机组件”。
德雅尔丹案的实际影响在于,专利审查员必须以类似德雅尔丹案的方式对人工智能发明进行有关主题适格性的分析。与早期的指南文件不同,专利审查员不能说德雅尔丹案提供的示例不是具有约束力的法律,因为(至少对专利审查员而言)它确实如此。
由于最近对MPEP作出的一项修订,申请人很可能会享受到此项裁决为专利审查带来的实际效果。
最后,USPTO已宣布拟修订审查员手册MPEP,要求审查方式与单方复议德雅尔丹案保持一致。
虽然MPEP在法院面前没有多大(甚至任何)分量,但它是专利审查员被要求遵循的手册。因此,修订MPEP以纳入德雅尔丹案的示例和解释规则,很可能对日常专利审查具有重要的实际意义。
2025年12月5日,专利副局长查尔斯.金(Charles Kim)宣布了“关于基于《单方复议德雅尔丹案》修订MPEP的事先通知”。此预先通知修订了MPEP(立即生效),新增了明确的指示,要求专利审查员在进行第101条主题适格性分析时考虑德雅尔丹案的意见。具体而言,MPEP现在明确地:指示审查员寻找具有“对其他技术或技术领域的改进”的实际应用;并且告诫审查员“不要在对权利要求进行如此高度概括的评估时,在没有充分解释的情况下驳回可能具有意义的技术限制。”
结论
通过运用行政法工具,USPTO已根据现行专利适格性判例法,确立了一套认定人工智能发明具有主题适格性的方法。可以合理预期的是,专利审查员在不久的将来会在专利申请审查中遵循此方法。当前的这一体制对人工智能发明人和专利申请者是有利的。(编译自www.mondaq.com)
翻译:刘鹏 校对:王丹




